日本专利的作用效果不奏效抗辩

日本专利的作用效果不奏效抗辩

在日本的专利侵权诉讼实务中，作为被诉侵权人的抗辩理由，除了专利权滥用抗辩、专利权无效抗辩、先用权抗辩等之外，还可以进行“作用效果不奏效抗辩”。

所谓“作用效果不奏效抗辩”，是指尽管被控侵权物具有涉案专利的权利要求的全部技术特征或其等同特征，但是由于被控侵权物不具备涉案专利中主张的作用效果，所以该被控侵权物的技术方案作为一项发明来说是与涉案专利的发明存在实质上的区别，从而主张不侵权的一种抗辩方式。

利用作用效果不奏效抗辩来主张不侵权时，仅仅指出作用效果的不同是不充分的，还需要主张被控侵权物不具有与该作用效果直接相关的涉案发明专利中的部分或全部构成要素，或者主张被控侵权物不仅具有涉案专利的部分或全部构成要素的同时还具有阻碍该作用效果产生的其它构成要素。

因此，在撰写作用效果部分内容时至少需要注意以下两点。

(1)由于在实质审查过程中通常不能主张在原始申请文件中未记载的作用效果，因此在申请文件中必须明确记载用于说明发明的创造性的作用效果。但是考虑到将来在侵权诉讼中的消极作用，对于作用效果部分，不能没有根据地夸大或者甚至编造。

(2)要注意发明的作用效果与实施例的作用效果之间的区别，发明的作用效果是满足独立权利要求构成要素时所能实现的基本作用效果，而实施例的作用效果通常是该发明中的一个优选方案所实现的作用效果，因此在撰写一项发明的作用效果时，首先要记载实现该发明的基本作用效果，对于进一步优选方案所实现的作用效果可以考虑分层次撰写。由于发明目的与作用效果往往是对应的，因此对于发明目的也建议按照这种方式撰写。

另外，在此需要说明的是，“作用效果不奏效抗辩”中的作用效果并非仅指记载在本部分的内容，记载在专利说明书的“用于实施发明的方式”中的内容同样对于专利权的保护范围具有影响。

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（发布：小西）
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